律创享陈静:浅析游戏名称作为注册商标保护的合法性

游戏家族名字 | 2018-08-29 06:12

目前,将游戏名称进行商标注册申请,是一款游戏上线运营之前的标配,甚至更有未雨绸缪者,在游戏开发之初,就将拟定的游戏名称进行商标注册申请。

于是,我们可以看到,几乎所有游戏的游戏名称都是注册商标(我们暂且统称这类注册商标为“游戏名称商标”)。因游戏名称冲突而发起的注册商标侵权纠纷此起彼伏,因游戏名称冲突引发的注册商标申请异议、驳回复审、无效请求……络绎不绝。

在已决案例中,一种游戏名称和在先注册的游戏名称商标重合或包含,通常会被认定侵犯在先注册商标专用权。仅在以下两种情形下,不被认定商标侵权成立:第一,作品名称并非商标性使用,比如《全民逆战——穿越生死线》游戏与“逆战”文字注册商标;第二,在先注册商标标识,相对于作品的内容、主题等特点来说具有直接的描述性,不能禁止他人正当使用,比如被诉侵权的《挖坑》、《保皇》、《三代》等游戏。

上述案件中的“非商标性使用”及“正当使用”认定,涉及到商标标识及作品的诸多具体细节,个案性很强,但仍有一些共性问题值得讨论。

首先,应当重新讨论游戏名称的商标属性

标识具有显著性,是该标识作为商标保护的核心要素,标识显著性的强弱也直接决定其作为商标的法律保护强度和保护范围。

通常认为在以下两种情形下,商标标识不具有显著性:一是商标标识本身不具有显著性,不论其用于何种商品或服务上;二是商标标识与指定使用的商品或服务联系过于紧密,导致商标针对具有指定的商品或服务而言,不具有显著性。即《商标法》第十一条第一款所规定的情形。

游戏名称是否具备商标的属性, 是游戏名称商标权保护的前提。而游戏名称是否具备商标属性,重点在于分析游戏名称是否具备商标所必备的显著性,能否标示游戏软件产品的来源。

作为一个商标注册常识,商品的通用名称不能作为该类商品的商标进行注册,如以“啤酒”作为啤酒产品的注册商标。更进一步说,商标不应当与与其标注的商品为一体,不应当成为“商品是什么”的描述。

然而,在第41类“在线游戏”及第9类“计算机软件”产品上,出现的诸多以游戏名称形成的注册商标,却明显地违背该常识。此类“游戏名称商标“通常只是告诉游戏玩家”这是什么游戏“,而并不具备”该游戏由谁提供“的指示功能。在“倩女幽魂”案中,法院认为:“倩女幽魂online”是原告推出的一款网络游戏的名称,其使用在“计算机编程、计算机软件设计”等指定服务上,易被相关公众作为网络游戏名称识别,而不会使消费者对应到某个服务的提供者,故诉争商标与所指定使用的服务联系过于紧密,其在所指定的服务上不具有显著性。

游戏名称的特殊性就在于,它本质上是一个游戏软件作品的名称。作为游戏软件作品名称,游戏名称是对游戏主题或内容的高度概括,其与游戏软件本身紧密相联,且只能用于标示该游戏软件而不可能用于标示其它游戏。比如,游戏运营商绝对不会将“三国杀”游戏名称商标标注在斗地主棋牌游戏上。因此,就商品来源识别功能来说,游戏名称文字作为计算机(游戏)软件类别的商标标识,天然地不具备显著性,缺乏商标属性。

笔者并不否认,作品名具有商业标识意义。但是,正如以上所述,作品名称之于本作品,所起到的作用是对作品内容的高度提炼和概括;作品名称之于同领域的其他作品,所起到的作用是区分不同作品,进而区分不同作品的提供者;而将作品名称使用在其他商业领域,作品名称标示的是该商品或服务与作品权利人之间的授权许可、合作等特定关系。因此,将注册商标文字作为电影、综艺节目、网络游戏等作品的作品名称,并不属于商标性使用。但是,将他人作品名称作为自己其他商品或服务的标识的,将可能属于利用他人竞争优势的不正当竞争行为。对于这两种情况,相较于适用商标法保护,适用反不正当竞争法进行规制为恰当。

其二,游戏名称商标是否能够通过使用而具备显著性?

排除一般描述性游戏名称和通用游戏名称,如“斗地主”扑克牌游戏,一些特有的游戏名称在使用过程中,会随着游戏产品知名度的增加,成为 “知名商品的特有名称”,该名称的特有性和相关游戏的知名度,足以使该游戏与其它同类主题的游戏区分开,并与其提供者产生关联,从而具备标示游戏产品来源的功能。

在“全民飞机大战”案中,法院认为:“全民飞机大战”是腾讯公司开发的一款网络在线游戏名称,并非仅直接表示服务的内容及其他特点,且经过宣传使用,取得了较高的知名度,相关公众能够将其与腾讯公司联系起来,应当认定为

具有显著性。即便“飞机大战”有可能被相关公众认为是一类游戏的通称,但是“全民飞机大战”整体上具有商标的识别作用。

在该案中,似乎存在这样一个循环论证:因为具有商标识别作用,所以其具有显著性;因其具有显著性,所以可以作为商标注册。该论证本质是,本不具有显著性的游戏名称,通过使用具有了显著性,从而具备注册商标的条件。此即《商标法》第十一条第二款所规定的情形,游戏名称通过使用取得了显著性。

然而,从法理上来说,如果游戏名称是因其特有性而获得区分游戏产品来源的功能,该游戏名称应当基于“知名商品的特有名称“来进行保护,其承载的标示游戏产品来源、存储游戏产品商誉、引导游戏消费者的诸多功能,均与该游戏名称作为注册商标无关。

学界有人认为,那些受到众多玩家青睐,在市场中享有一定知名度的游戏的名称 ,游戏玩家已将其与游戏产品的提供者直接关联,其已具备商标的基本属性,因此在其未注册为商标时,可作为知名商品的特有名称受到反不正当竞争法的保护,在其已经注册为商标时,作为商标保护,则顺理成章。

笔者不同意该观点。游戏名称与其他类商品的标识相比具有本质区别。该区别就在于,游戏名称只能是一款游戏主题、内容或主角的概括描述,当其注册为商标后,也只能作为该款游戏或该系列游戏的名称使用,而不是作为商标权人的游戏产品的商标来使用,例如“三国杀“注册商标只用于”三国杀“游戏,”天天爱消除“也只用于”天天爱消除“一款游戏,游戏产品提供者绝不会将”三国杀“标注在”天天爱消除“游戏产品上。

当然,法律并不禁止一个注册商标只使用在一个产品上。游戏名称作为注册商标的不合法性就在于,它本质上只是告诉消费者这是什么游戏,而不能进一步

地说明是由谁提供的游戏。部分游戏名称可能具有的标识游戏提供者的功能,实质来源于“知名游戏的特有名称”使用。

其三,游戏名称商标本质上是作为名称使用还是作为商标使用?

这个问题的答案本来是清楚的,几乎所有的游戏名称商标在实际使用时,都是作为游戏名称来使用的。之所以混淆,是因为商标法实施条例第七十六条的规定。

商标法实施条例第七十六条规定:在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的,属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。

法院在进行相关的裁判时,通常采取两个路径:

路径一:原告拥有合法有效的注册商标专用权,被告将该与原告注册商标相同或近似的文字标志作为游戏商品名称使用,误导公众,因此被告侵犯原告注册商标专用权。

路径二:原告拥有合法有效的注册商标专用权,被告在自己游戏商品运营中标示与原告注册商标相同或相似文字标识的行为,属于商标法第四十八条所规定的“商标的使用”,该使用行为容易导致混淆,因此被告侵犯原告注册商标专用权。

无论哪种裁判路径,法院常会回避一个必要的裁判前提的判断:原告就其“游戏名称商标”是作为商标使用还是作为游戏名称使用?原告究竟是在主张商标权保护还是主张游戏特有名称权保护?

也许裁判者认为,既然商标法实施条例已经明确规定,将他人注册商标用做

自己的商品名称的行为属于侵犯注册商标专用权的行为,商品名称使用行为就是商标使用行为,还有必要再去区分是名称使用还是商标使用行为吗?

我们可以进一步讨论一下商品名称与商标的关系。

在一件商品上,商品名称和商标通常会同时出现,商品上所出现的标识究竟是商品名称还是商标,只需要看它是回答“这是什么”,还是“这是谁提供的”。

但有时候,问题会复杂化。比如企业字号或名称的标注也可以回答“这是谁提供的”。一个标识也可能可以同时回答“这是什么”和“这是谁提供的”,比如前面讨论过的商品特有名称。一个标识也可能起初使用时,是指示“这是谁提供的”,但后来演变为只能指示“这是什么”,比如商标名称化使用。

我们可以看到很多将名称与商标混同为一体的情形,比如,中国的期刊行业的惯例是,必须将期刊名称进行商标注册,期刊发行者必须持有合法的期刊名称注册商标专用权方可获得相关行政审批;比如药品名称的商标化;比如企业名称的商标化……,甚至于现在做个电视节目、拍个电影,都得未雨绸缪地将节目名称、电影名称去提前进行商标注册;各高校、各知名机构都将自己名称的简称、全称进行商标注册,而且是全类注册,如此相互撞车的商标注册申请也不胜枚举,例如南京大学的“南大”与南昌大学的“”南大“。

当各类荒诞不经的注册商标侵权纠纷接连发生,且常常是注册商标屡胜不败,判决结果与我们的常识判断大相径庭时,我们是否应该回过头来仔细看看,这些来自名称的注册商标是真正的“商标“吗?

商标法的立法目的在于保护权利人商业标志以及由之而产生的财产性利益,在此基础之上,消费者的合理合法利益得到保障。各类名称,总得来说,应纳入反不正当竞争法的保护范畴。两法在保护商标权上之所以存在交叉重叠,正是因为两法在追求保护商标持有人以及消费者合法权益、维护市场公平竞争秩序方面具有相同的立法目的。

商标的基本功能是为识别商品或服务的来源,从而建立公平竞争的市场秩序,保护消费者的合法权益,这是商标法的根本目的。正是基于商标法立法目的的公益性,在商标赋权中,赋予的是有限的排他权;在商标维权中,赋予的权利也应当是有限的。例如,商标权仅仅在阻止他人实施商标混淆行为的时候有效,除此之外,商标权人不能够任意行使商标权。最近最高院裁判的“东风案”,也体现了这样一种裁判方向。

事实上,从反法角度来看,注册商标、商品名称、商业外观、企业名称及域名等标志的不当使用,都可能导致消费者混淆或误导消费者。对标志的使用,只要可能产生消费者的混淆或误认,均应被禁止。因此不论某种标志是否已经注册为商标,只要经过使用发挥了标志来源的功能,都应该享有排除他人的不正当使用。商标法实施条例第七十六条规定的存在,恰恰说明商品名称使用行为是与商标使用行为不同的行为,否则就无需这样特别做出规定了。

进一步来说,我们不需要将所有可能具有标识来源功能的标志全部注册为商标,也能获得禁止市场混淆的法律保护;即使注册为商标,也可能无法通过商标路径来获得保护,而只能回归到反法保护路径。

正如我们反复讨论的游戏名称商标,它只是游戏名称披上了注册商标的马甲。

作者简介

陈静律师:

南京知识(江北新区)律师事务所负责人,律师,专利代理人,专业从事知识产权法律服务十余年,现任南京市律协知识产权业务委员会主任。2008-2010年度“南京市优秀律师”,2013-2015年度“南京市十佳律师”,江苏省知识产权领军人才。